专利被无效后,与他人签订的在履约期的许可合同该如何处理?——赵蓓律师

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所属分类:公司新闻

上一期,我们聊到在专利案中,常常会遇见侵权诉讼与针对涉案专利的无效宣告请求同时进行。

既然是对抗,就一定有输赢。

那么,如果自己的专利被竞争对手或者其他人无效后,曾经与他人签订的尚在履约期的专利实施许可合同,又该怎么办呢?

首先,我们来了解一下,什么是“专利许可合同”。

专利许可合同属于技术许可合同的一种。我国民法典第八百六十五条规定:专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣告无效的,专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。

由此规定可以解读出专利有效性是签订专利实施许可合同的必要构成要件,专利保护期届满或专利被宣告无效不得签订专利实施许可合同,否则该合同将因违反法律强制性效力规定,被确认为无效。

也就是说,若要使得专利实施许可合同合法存续,不因违反效力性法律强制规定而被归于无效,就需要基于被授权许可专利权具有并持续具有有效性。

因此,在专利实施许可合同中,致履约过程中被许可专利被宣告无效,从而使得被许可人试图基于合同获取合法利益的目的完全落空,之前签订的许可合同则应当解除。

那么,专利实施许可合同解除后的法律责任又该如何承担?

实际上,在专利实施许可合同履约过程中,因专利权人未充分履行专利有效性维持义务而导致的违约行为,其过错样态也有所不同。

一般来说,可根据其是否尽到了一切可期待的专业审慎步骤、是否尽到了一般理性人的注意义务、是否存有追求专利失效的主观意思,分为:1.无过错,即尽到一切可期待的专业审慎步骤,穷尽全部救济程序后,专利仍被宣告无效;2.一般过失,即未尽到足够的勤勉谨慎注意义务,未对专利无效宣告程序做出妥善应对措施导致专利被宣告无效;3.重大过失,即未尽到一般理性人的注意义务,未按期缴纳专利年费导致专利提前终止;4.故意,即有意追求专利失效的结果,放弃专利。

专利权人对于被许可合同不具有过错的,根据严格责任原则,仍应当承担根本性违约的法律责任,但考虑到其主观意志不具有过错,仅应当承担合同解除的法律责任,并因此失去合同未完成部分继续履行的利益期待。

对于专利权人故意放弃专利,构成根本性违约,导致专利实施许可合同被解除的,根据其过错程度,除了承担合同依法予以解除的法律后果外,还应对合同相对人未来的履约利益进行赔偿。

介于无过错与故意违约之间的一般过失与重大过失,其违约行为人应当承担的违约责任,根据过错程度,原则上应当高于无过错,而低于故意。

此外,律师提示:

对专利实施许可合同中当事人之间做出的部分专利无效不影响整体授权效力的整体许可条款,属于违反法律效力性强制规定的无效条款,该条款不能阻止合同任何一方依据部分专利无效的事实对合同内容提出的合法主张。