盘点近年来专利案中“合法来源抗辩”的裁判要旨——赵蓓律师

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在专利侵权诉讼中,原告方最常遇见的一种抗辩,便是“合法来源抗辩”。

今日笔者带大家一起来了解近年来我国法院对“合法来源抗辩”的裁判要旨。

法条:

中华人民共和国专利法(2020年修正)第七十七条 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。

首先,我们来看看法院一般会支持哪些情况:

1、销售者合法来源抗辩的成立,需要同时满足被诉侵权产品具有合法来源这一客观要件和销售者无主观过错这一主观要件,两个要件相互联系。如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则,取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理,其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例,则可推定其无主观过错。此时,应由权利人提供相反证据。在权利人未进一步提供足以推翻上述推定的相反证据的情况下,应当认定销售者合法来源抗辩成立。

一审:河北省石家庄市中级人民法院(2019)冀01民初112号民事判决(2019年4月26日)   

二审:最高人民法院(2019)最高法知民终118号民事判决(2019年11月8日)

2、被诉侵权使用者能够证明其使用的侵权产品系付费租赁而来,租赁价格合理且符合商业惯例,专利权利人未进一步提供足以推翻的相反证据的,可以认定被诉侵权使用者的合法来源抗辩成立。

一审:北京知识产权法院(2017)京73民初1869号民事判决(2020年6月28日)   

二审:最高人民法院(2021)最高法知民终1118号民事判决(2022年10月10日)

3、被诉侵权人能够提交证据证明,侵权产品系其租赁而来且租赁期限尚未届满,其已支付合理租金且不知道也不应当知道该产品系侵权产品的,人民法院可以认定其合法来源抗辩成立。

一审:山东省青岛市中级人民法院(2022)鲁02知民初69号民事判决(2022年9月30日)   

二审:最高人民法院(2022)最高法知民终2869号民事判决(2023年6月13日)

我们再来看看法院不会支持的情况:

1、在被诉侵权企业收到的律师函中已记载涉案专利的专利权人、专利名称、专利号以及联系方式等信息的情况下,其未采取任何措施,仍然购进侵犯他人技术方案较为简单的实用新型专利权的被诉侵权产品并使用,应认定其未尽到合理的注意义务,其合法来源抗辩不能成立。

一审:广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2018)桂01民初241号民事判决(2018年7月12日)   

二审:广西壮族自治区高级人民法院(2018)桂民终646号民事判决(2018年12月12日)   

再审:最高人民法院(2022)最高法民再6号民事判决(2022年12月14日)

2、专利侵权纠纷中销售者合法来源抗辩的主观要件为“善意且无过失”。过失的证明责任分配应注意保护专利权和维护正常市场交易秩序之间的平衡,站在诚信经营者的角度,尊重合法、正常的市场交易规则。如果结合销售者的注意能力、接触专利产品信息的可能性、专利产品的市场销售情况、销售行为的情节等因素,能够初步证明销售者知道或应当知道所售产品系未经专利权人许可而制造并售出这一事实具有较高可能性的,则销售者除应证明其遵循合法、正常的市场交易规则之外,还应证明其已经对所售产品是否为经专利权人许可而制造并售出给予必要注意,否则应认定其主观上具有过失。

一审:浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民初929号民事判决(2019年9月11日)   

二审:最高人民法院(2019)最高法知民终896号民事判决(2020年8月5日)

3、侵害专利权纠纷案件中,被诉侵权产品制造者的认定需结合案件情况予以综合考量。销售商在产品上标注其自身商业标识的行为对外宣示其系被诉侵权产品的制造者,不能适用合法来源抗辩。

一审:上海知识产权法院(2019)沪73民初456号民事判决(2020年3月30日)   

二审:上海市高级人民法院(2020)沪民终462号民事判决(2021年2月25日)   再审审查:最高人民法院(2021)最高法民申5979号民事裁定(2021年10月28日)

4、合法来源抗辩的适用对象限于专利侵权产品的使用者、许诺销售者、销售者,具体包括使用、许诺销售、销售专利侵权产品或者使用、许诺销售、销售依照专利方法直接获得的专利侵权产品的情形,原则上不包括使用专利方法的情形。

一审:江苏省南京市中级人民法院(2019)苏01民初2567号民事判决(2020年10月15日)  

二审:最高人民法院(2021)最高法知民终434号民事判决(2022年11月18日)

5、是否守法规范经营和谨慎理性交易可以作为合法来源抗辩主观要件审查的重要考量因素。主张合法来源抗辩的使用者曾向权利人购买使用涉案技术制造的产品并且依约负有相关技术保密义务,后又于专利授权后以明显低于权利人专利产品售价的价格向他人购买相同产品的,其对产品的权利瑕疵负有更高的注意义务。使用者不能证明其已履行上述注意义务的,对其合法来源抗辩可不予支持。

一审:广州知识产权法院(2019)粤73知民初238号民事判决(2021年9月8日)   

二审:最高人民法院(2022)最高法知民终593号民事判决(2022年12月12日)

6、被诉侵权产品无生产厂厂名、厂址、产品质量检验合格证明等标识,可以作为认定销售商未尽合理注意义务的重要考量因素。

一审:河北省石家庄市中级人民法院(2019)冀01知民初17号民事判决(2019年8月22日)
二审:最高人民法院(2021)最高法知民终1138号民事判决(2022年1月27日)

7、专利法意义上的产品制造者并非仅指具体制造行为的实施者。组织生产资源、协调上下游生产环节、确定产品技术方案的组织者,同样可能构成被诉侵权产品的制造者。

一审:浙江省杭州市中级人民法院(2020)浙01知民初564号民事判决(2021年8月26日)   

二审:最高人民法院(2021)最高法知民终2301号民事判决(2023年6月20日)

可见,要完成“合法来源抗辩”在实践中标准还是比较严格。且合法来源抗辩仅是免除赔偿责任的抗辩,而非不侵权抗辩;销售者的合法来源抗辩成立,既不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质,也不免除停止销售侵权产品的责任,仍应承担权利人为获得停止侵害救济所支付的合理开支。

一审:广州知识产权法院(2017)粤73民初2833号民事判决(2019年2月28日)   

二审:最高人民法院(2019)最高法知民终25号民事判决(2019年11月5日)