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商标研究

新商标法加重了商标代理机构的责任

     最新修改的2013版商标法,2013年8月30日公布,将自2014年5月1日起施行。目前实施的仍是自2001年12月1日起施行的2001版商标法。
     此前媒体报道的关于新商标法的新闻,亮点之一就是要“规范商标代理活动”。现在新法终于颁布,我作了一下简单对比:在2001版商标法中,“代理”一词出现6次,“代理人”出现3次;在2013版商标法中,“代理”出现24次,“代理人”出现5次。单从出现“代理”一词的频度来看,增加是非常明显的。“知识产权”在政府工作报告中出现频度越高表示越受重视,但新商标法中“代理”一词频度大增,对商标代理机构可能是个坏消息。下面针对2013版商标法中出现了“代理”一词条款进行简单评析。
    第十五条第一款,无修改;增加了第二款,主要是规定代理人或者代表人申请注册时,他人可提异议、不予注册。
    第十八条,增加了第一款“申请商标注册或者办理其他商标事宜,可以自行办理,也可以委托依法设立的商标代理机构办理”。第二款规定外国人仍应当委托依法设立的商标代理机构办理。其中的“可以自行办理”,如果按照现行专利申请的模式,则多数申请人会选择自行办理,对商标代理机构将是业务重创。
    第十九条,这是新增的条款,其中第一款涉及诚实信用原则、保密义务,第二款涉及告知义务,第三款涉及不得接受委托的情形,第四涉及不得自行申请商标;对这一条,商标代理机构应予以重视。
    第二十条,涉及商标代理行业组织、会员惩戒等。
    第六十八条,这是新增的条款,主要涉及商标代理机构的违法责任。这相当于是对第十九条的补充,商标代理机构尤其应予以重视。
    第六十九条,涉及国家机关工作人员不得从事代理等。
    以上是出现了“代理”一词的条款,本次重点想讲的是商标代理机构的违法责任,首先看第十九条第三款,其中说“商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的,不得接受其委托。”。再看第三十二条,其中说“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。再看第六十八条第一款第(三)项规定应予处罚的情形,包括“违反本法第十九条第三款、第四款规定的”。
    也就是说,如果商标代理机构知道或者应当知道以下三种情形仍接受委托,均可被处以警告、罚款,构成犯罪的还可依法追究刑事责任,还可由工商行政管理部门记入信用档案、停止受理其办理商标代理业务等:
    (1) 其代理申请的商标属于代表人以自己的名义将被代表人的商标进行注册(第十五条)。
    (2)其代理申请的商标有可能损害他人现有的在先权利(第三十二条)。
    (3)其代理申请的商标属于以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标(第三十二条)
    这些规定看似合理,其实大大加重了商标代理机构的责任,特别是在其中的“知道或者应当知道”容易被主观认定的情况下,商标代理机构很是危险。例如针对有可能损害他人现有的在先权利的商标申请,商标局都只审查与在先商标的冲突,而不严格审查其与在先著作权或其他权利的冲突,然后就直接授权,在先权利人的救济措施是可提出异议或无效程序。
    可见,对于涉嫌抢注商标的行为,在授权审查过程中商标局都不做的工作,却要求商标代理机构审查,并且在“知道或者应当知道”时要拒绝代理,不然会有重重的处罚,这显然很不合理。这里有很多可能的情形:
    (1)假设最初接受委托时不知道,如何认定其应当知道或者不应当知道。
    (2)假设最初接受委托时不知道、也不应当知道,但申请被受理之后申请人私下主动坦承导致商标代理机构事后知道,又如何处理?
    (3)假设最初接受委托时不知道、也不应当知道,但申请被受理之后通过其他途径事后知道,又如何处理?
    (4)如果一件商标申请因涉嫌抢注而被提异议,此时代理机构明知或应知,能否接受代理。
    以刑事案件的犯罪嫌疑人为例,在判决生效之前他/她都只是嫌疑人,并且全程可以委托辩护律师,并不因最终被判决有罪而惩罚其辩护律师。同理,抢注商标的行为在审查决定或判决生效之后,都只是涉嫌抢注,而且实践案例中常有认定不属抢注可获得注册的情况,为什么新商标法却规定商标代理机构“不得接受其委托”?
    对于以上讲到的新商标法加重了商标代理机构责任的问题,希望同行关注、呼吁一下,最好能在后续制订商标法实施细则或实施条例的过程中能予以适当的纠正。
 
 
相关法条:
    第十五条 未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。
    就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。
 
    第十八条 申请商标注册或者办理其他商标事宜,可以自行办理,也可以委托依法设立的商标代理机构办理。
    外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的,应当委托依法设立的商标代理机构办理。
 
    第十九条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则,遵守法律、行政法规,按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜;对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密,负有保密义务。
    委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的,商标代理机构应当明确告知委托人。
    商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的,不得接受其委托。
    商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。
 
    第二十条 商标代理行业组织应当按照章程规定,严格执行吸纳会员的条件,对违反行业自律规范的会员实行惩戒。商标代理行业组织对其吸纳的会员和对会员的惩戒情况,应当及时向社会公布。
 
    第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
 
    第六十八条 商标代理机构有下列行为之一的,由工商行政管理部门责令限期改正,给予警告,处一万元以上十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处五千元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
    (一)办理商标事宜过程中,伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的;
    (二)以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的;
    (三)违反本法第十九条第三款、第四款规定的。
    商标代理机构有前款规定行为的,由工商行政管理部门记入信用档案;情节严重的,商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务,予以公告。
    商标代理机构违反诚实信用原则,侵害委托人合法利益的,应当依法承担民事责任,并由商标代理行业组织按照章程规定予以惩戒。
 
    第六十九条 从事商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员必须秉公执法,廉洁自律,忠于职守,文明服务。
商标局、商标评审委员会以及从事商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员不得从事商标代理业务和商品生产经营活动。
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